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浙江凯凯美多机车有限企业与本田技研工业株式会社确认不侵害商标权纠纷案
——2017年浙江新葡新京十大常识产权案件备选
来源:省高院 发布日期:2018-04-12 浏览次数: 字号:[ ]

【裁判要旨】 

确认不侵权之诉除须具备《民事诉讼法》第一百一十九条规定的一般起诉条件外,还应当具备以下特定条件:被警告方收到来自权利人的侵权警告;权利人未在合理期限内依法实质性地撤回警告或启动纠纷解决程序,使双方的侵权法律关系持续地处于不确定状态。只有在符合上述条件时,被警告方才具有诉的必要性,即诉的利益,获得诉权。如果权利人已及时撤回警告或启动纠纷解决程序,或者被警告方主张的行为内容不属于权利人警告的范围,则被警告方因不具有诉的利益而不享有诉权。

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【推荐理由】

确认不侵权之诉的确立,一方面给予被警告一方主动提起确认之诉的程序救济,使是否存在侵权的法律关系能够尽快确定;另一方面作为一种制约机制,能够促使权利人谨慎、正当地行使权利,防止权利滥用。本案正是基于诉的利益理论所作出的裁判。

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【案例索引】

  一审:浙江省台州市中级澳门新葡新京(2016)浙10民初327号;裁判时间:2016年8月23日;

二审:浙江省高级澳门新葡新京(2016)浙民终694号;裁判时间:2017年1月22日。

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  【案情概况】

上诉人(原告):浙江凯凯美多机车有限企业(以下简称凯凯美多企业)。

被上诉人(被告):本田技研工业株式会社(以下简称本田株式会社)。

台州市中级澳门新葡新京经审理查明:被告本田株式会社于1948年9月24日在日本国注册成立,是主要制造、销售汽车、船舶、飞机、发动机等产品的企业。1988年5月29日,被告经核准注册了第314940号“HONDA”商标,续展后有效期至2018年5月29日,核准使用商品为第12类:飞机、船舶、车辆和其他运输工具等。被告并经核准注册了第1198975号本田图形商标,续展后有效期至2018年8月13日,核准使用商品亦为第12类。“HONDA”注册商标曾于2006年被中国国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标,“HONDA”商标在中国具有较高知名度。被告曾许可新大洲本田摩托有限企业和五羊—本田摩托(广州)有限企业使用第314940号“HONDA”商标。

原告凯凯美多企业成立于2005年3月14日,经营范围为助力车及配件、电动车及配件、摩托车零部件、全地形车、汽车零部件(不含发动机)、塑料制品制造、销售;摩托车及摩托车发动机制造、销售等。原告依法享有第4030827号“五本+WUBEN”、第8664991号“五本”、第3087232号“好达+HAODA”、第3711636号“haoda”商标的独占许可使用权,上述商标的核准使用商品均为第12类。原告在中华人民共和国工业和信息化部登记的其所有整车及发动机产品商标为“五本WB”牌,在机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书等处载明其摩托车产品的品牌是“五本牌”,中文商标是“五本”。此外,原告曾因他人侵害其第4030827号“五本+WUBEN”注册商标专用权起诉维权,第8664991号“五本”商标曾于2013年1月15日韶关仲裁委员会作出的[2012]韶仲裁字第453号裁决书中被认定为中国驰名商标。

实际生产销售中,原告将“HAODA”标识使用在摩托车产品、产品宣传册、员工名片上。为此,被告委托北京三环常识产权代理有限企业向原告发出警告函,警告函声称原告在其摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等多处使用与被告“HONDA”注册商标近似的“HAODA”标识,侵害了被告对第314940号、第1198975号商标所拥有的注册商标专用权。原告随后于2014年1月3日向被告发出催告函,函称原告在其摩托车上使用“HAODA”标识未侵害被告“HONDA”注册商标的商标权,催告被告自收到函件一个月内撤回对原告的警告或提起诉讼。被告于2014年1月6日收悉该催告函。至今被告既未实质性地撤回警告,也未提起诉讼。

凯凯美多企业向一审新葡新京起诉请求:一、确认原告在被告警告函所指处使用的“五本+HAODA”、“HAODA”、“五本摩托+HAODA”标识不侵害被告的注册号为第314940号和第1198975号中国注册商标专用权;二、被告赔偿原告经济损失5万元整;三、本案诉讼费用由被告负担。

 

【裁判内容】

台州市中级澳门新葡新京经审理认为:本案诉讼双方的争议焦点为:一、原告起诉请求确认不侵害商标权是否符合受理条件;二、若原告的起诉符合受理条件,原告在摩托车产品、产品宣传册、员工名片上使用“HAODA”标识是否侵害被告注册号为第314940号“HONDA”和第1198975号本田图形商标的注册商标专用权;三、原告要求被告赔偿经济损失5万元的诉讼请求是否合理。

关于争议焦点一。确认不侵害商标权,是利益受到特定商标权影响的行为人以该商标权人为被告提起的诉讼,属侵权类的确认之诉。所谓的受到特定商标权影响,应理解为行为人受到了来自特定商标权人的侵权警告或者侵权威胁,但权利人并未在合理期限内依照法定程序请求解决有关争议。原告提起确认不侵害商标权之诉,首先应当符合民事诉讼法规定的一般起诉条件,即原告在起诉时,是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,属于澳门新葡新京受理民事诉讼的范围和受诉澳门新葡新京管辖。此外尚应当满足以下特定条件:原告收到来自权利人的侵权警告;权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序。本案中,被告向原告发出明确的侵权警告,称原告在其摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等多处使用与被告“HONDA”注册商标近似的“HAODA”标识,侵害了被告对第314940号、第1198975号商标所拥有的注册商标专用权。被告的警告行为使原告在摩托车产品、宣传册、员工名片上使用“HAODA”标识是否存在商标侵权的法律关系持续地处于不确定状态,故双方产生了实质性争议,原告与本案具有了直接利害关系。之后原告向被告发出催告函,要求被告自收到函件一个月内撤回警告或提起诉讼,被告收悉该催告函,至原告提起诉讼,被告在合理期限内既未实质性地撤回警告,又未向澳门新葡新京提起诉讼或请求行政执法部门处理,为确定权利状态,原告具有了提起诉讼必要性。综上,原告起诉请求确认其在被告警告函所指处使用的“HAODA”标识不侵害被告的注册号为第314940号和第1198975号中国注册商标专用权,符合受理条件。对于原告诉请中要求确认的“HAODA”标识之外的“五本+HAODA”、“五本摩托+HAODA”标识不侵害被告的注册号为第314940号和第1198975号中国注册商标专用权,因被告未曾向原告明确地就上述两标识的使用发出过侵权警告,缺乏提起确认不侵权之诉的前提基础,故不符合受理条件,至于原告在使用“HAODA”标识过程中存在的与其他标识组合使用的情形,该院将立足于被告向原告发出警告的范围,根据原告使用“HAODA”标识的实际具体状况综合判断是否对被告涉案商标权构成了侵害。

关于争议焦点二。本案中,原告的“HAODA”标识所使用的摩托车产品与被告所有的涉案第314940号“HONDA”注册商标所核定使用的商品均为第12类,故属于相同商品。结合产品相关公众在市场中应当具有的注意力程度及认识能力、涉案产品的价值、涉案“HONDA”商标的显著性和知名度、比对“HAODA”与“HONDA”在文字外形及读音上的差异程度等因素,应认定“HAODA”标志与注册商标“HONDA”二者相近似,相关公众易对“HAODA”所标识产品的来源产生混淆误认。至于将原告在其摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等处使用的“HAODA”标识与原告涉案第1198975号本田图形注册商标相比对,两者既不相同又不近似,显然不构成对第1198975号商标的侵权。

关于争议焦点三,由于本案属于确认不侵权之诉,判决的意义表现为对法律关系的确认,同时因原告亦未举证证明其损失情况,故原告要求被告赔偿经济损失5万元的诉讼请求缺乏事实和法律依据,该院不予支撑。

一审新葡新京遂判决:一、确认原告不侵权在涉案警告函所指的摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等处使用的“HAODA”标识不构成对原告第1198975号本田图形注册商标专用权的侵害;二、驳回原告其他诉讼请求。

一审宣判后,凯凯美多企业不服,提起上诉。

浙江省高级澳门新葡新京经审理认为:商标权权利人为维护自身合法权益,采用向行为人发送侵权警告函的方式维权,系其行使自身民事权利的行为。但是,权利人在维护自身合法权益的同时,所发送的侵权警告函必须基于审慎的注意义务,以相对确定的具体侵权事实为依据,避免滥用侵权警告,损及相对人的合法权益。本案中,本田株式会社于1988年5月29日经商标局核准注册了第314940号“HONDA”商标,核准使用商品为包括车辆和其他运输工具在内的第12类商品。本田株式会社认为,凯凯美多企业在其摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等多处使用与本田株式会社第314940号“HONDA”注册商标近似的“HAODA”标识,侵害了本田株式会社注册商标专用权,向凯凯美多企业发出明确的侵权警告。本田株式会社之后在收到凯凯美多企业要求其自收到函件一个月内撤回警告或提起诉讼的催告函后,既未在合理期限内实质性地撤回警告,又未向澳门新葡新京提起诉讼或请求行政执法部门处理。凯凯美多企业为确定权利状态,依法提起确认不侵害商标权之诉符合民事诉讼法的相关规定。但是,凯凯美多企业须就其诉讼主张加以举证。本田株式会社在诉讼过程中业已充分举证证明涉案注册商标“HONDA”通过在中国经过持续、广泛的宣传和长时间的使用,已为相关社会公众所广泛知晓,曾被商标局认定为驰名商标等事实,故而“HONDA”商标具有极高的知名度及显著性。将凯凯美多企业使用在同类商品之上的“HAODA”标识与涉案注册商标“HONDA”加以比对,两者均由五个大写英文字母构成,其中第一、四、五个字母完全相同,两者仅中间第二、三个字母存有差异,且差异字母中均含有字母“O”。一方面,凯凯美多企业不能对“HAODA”标识与“HONDA”商标之间在字母构成、发音以及标识外观视觉效果上并不构成近似作出合理说明;另一方面,在涉案注册商标“HONDA”具有极高的知名度和显著性的情形下,凯凯美多企业也不能举证证明,以相关消费者的一般注意力,其企业于同类商品上在后显著使用“HAODA”标识并不会造成消费者对于商品来源的混淆与误认,或者认为其来源与使用本田株式会社“HONDA”注册商标的商品有特定的联系。本田株式会社就此提出的侵权警告具有正当性与合理性。一审新葡新京对凯凯美多企业请求确认其在摩托车产品、产品宣传册以及员工名片等处使用“HAODA”标识不侵害本田株式会社“HONDA”注册商标专用权的诉讼请求不予支撑,并无不当。此外,基于本案系确认不侵权之诉,凯凯美多企业既未能举证证明其涉案“HAODA”标识的使用行为不构成商标侵权,亦未举证证明其损失情况,故对于凯凯美多企业要求本田株式会社赔偿经济损失5万元的诉讼请求,也不应予以支撑。

二审新葡新京遂判决:驳回上诉,维持原判。


附:生效裁判文书 (2016)浙民终694号

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